Hacia el Tribunal Unificado de Patentes

Por David Pellisé, abogado

El movimiento impulsor de un Tribunal europeo de patentes parte de la constatación de una asimetría: pese a contar Europa con un derecho común en materia de concesión de patentes de invención por obra del Convenio de Múnich de 1973, impera una fragmentación y disparidad de criterios en lo tocante al ejercicio de los derechos de patente y al control de validez de los títulos de patente concedidos por la Oficina Europea de Patentes, al quedar confiadas estas cuestiones a las respectivas jurisdicciones de los Estados contratantes. Si bien no es frecuente que se produzcan resoluciones judiciales sustantivamente discrepantes entre los diversos países sobre la validez o infracción de una patente europea, la sola posibilidad de que ello ocurra es señalado como un riesgo a evitar.

Desde esta perspectiva se plantea un doble desiderátum:

–       Promover la simplificación y rapidez del sistema de resolución de conflictos de patentes en Europa; y

–       Mejorar la seguridad jurídica, esto es, la calidad y previsibilidad de las resoluciones judiciales.

La respuesta al primero de estos anhelos se ha querido ver en la instauración de una jurisdicción unitaria supranacional, mientras que la segunda aspiración habría de encontrar satisfacción mediante la especialización de sus órganos jurisdiccionales.

Así las cosas, el iter hacia la fundación de un Tribunal europeo de patentes ha seguido la cronología que seguidamente se esquematiza:

– 1999: La Organización Europea de Patentes constituye un Grupo de Trabajo para elaborar un proyecto de protocolo opcional al Convenio sobre la Patente europea a fin de dotarse de “un sistema judicial integrado, incluyendo reglas uniformes de procedimiento y un tribunal de apelación común”.

– 2003: El Grupo de Trabajo presenta el EPLA (European Patent Litigation Agreement), con una propuesta de Tribunal Europeo de Patentes para acciones sobre infracción y nulidad de patente, dotado de dos instancias:

1ª Instancia: División central y divisiones locales

2ª Instancia: División central

Tribunal combinando jueces con cualificación jurídica y técnica. Las decisiones, necesariamente basadas en las normas del propio Convenio, constituirían título ejecutivo en todos los Estados Miembros.

– 2007: La Comisión Europea interviene, al considerar que “no debería ponerse en peligro la creación de una patente comunitaria y debería evitarse la duplicación de órganos jurisdiccionales.” (COM/2007/0165), y propone el UPLS (Unified Patent Litigation System), con jurisdicción tanto sobre una futura patente comunitaria como sobre las patentes europeas.

– 2009: El Consejo U.E. presenta un Proyecto de Acuerdo sobre el Tribunal de Patentes Europeas y Comunitarias  y un Proyecto de Estatutos del Tribunal (ref. 7928/09), que somete al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Están llamados a ser parte de este Acuerdo los Estados Miembros, la UE y terceros países miembros del CPE (Suiza, etc.).

– 8.3.2011: El TJUE dictamina la incompatibilidad del Acuerdo proyectado con los Tratados UE (Opinión 1/09), al no garantizar la necesaria cooperación directa con el TJUE para asegurar la correcta aplicación e interpretación uniforme del Ordenamiento UE. Además, objeta el TJUE la falta de un mecanismo de responsabilidad de los Estados Miembros en caso de violación por el Tribunal supranacional del Ordenamiento UE.

– 14.6.2011: El Consejo U.E. presenta, sin la participación de España ni de Italia, un nuevo Proyecto de Acuerdo sobre el “Tribunal Unificado de Patentes” (Unified Patent Court) y Proyecto de Estatutos del Tribunal. Sucesivas versiones de estos Proyectos se han ido presentando, siendo las de 14.11.2012 las últimas conocidas (16222/12). Quedan excluidos los países no integrantes de la U.E., aunque sean miembros del Convenio sobre la patente europea (Suiza, etc.).

– 5.12.2011: El Consejo de Competitividad de la UE ve bloqueado el proceso negociador, principalmente por desacuerdos sobre la sede del TUP (Tribunal Unificado de Patentes), con tres candidatos en liza: Berlín, Londres y París.

– 29.6.2012: El Consejo Europeo acuerda:

–       Fijar la sede principal en Paris, con secciones especializadas en Múnich (patentes sobre ingeniería mecánica, iluminación, calefacción, armas y explosivos) y Londres (patentes químicas y metalúrgicas y sobre necesidades humanas).

–       Suprimir los arts. 6 a 8 del proyectado Reglamento de la Patente Unitaria (que regulan los efectos y límites del derecho de Patente Unitaria, atendiendo con ello a una exigencia del Reino Unido). De este modo quedan excluidas del Ordenamiento de la UE y, por tanto, del ámbito interpretativo del TJUE, disposiciones claves en la delimitación del alcance del derecho de patente.

– 11.1.2013: El Consejo UE aprueba el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (16351/12), cuyos artículos 25 a 30 regulan los efectos y límites del derecho de patente.

– 19.2.2013: Veinticuatro países de la UE firman el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, Italia entre ellos.

– 8.3.2013: El Consejo UE crea un Comité Preparatorio para la puesta en marcha del Tribunal Unificado de Patentes, prevista en principio para 2015.

La aprobación de este acuerdo viene precedida de la adopción, el 17.12.2012, de los Reglamentos 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo UE por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de creación de la patente unitaria y el 1260/2012 del Consejo en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.

Actualmente, la atención está fijada en el TJUE por la decisión que tiene pendiente de emitir sobre la impugnación planteada por España e Italia a la Cooperación Reforzada sobre la Patente Unitaria, así como sobre la impugnación planteada por España contra los mencionados Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012. Efectivamente, para las autoridades comunitarias la adopción de la Patente Unitaria es condición previa a la instauración del Tribunal Unificado de Patentes.

NATURALEZA DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES.

El TUP está concebido como un organismo internacional, con personalidad jurídica propia, que actuará a modo de tribunal común de los Estados Miembros del Acuerdo constitutivo y como parte de su sistema judicial, de manera a erigirse como único depositario de la función jurisdiccional en su ámbito de competencia material (patentes europeas con efecto unitario y patentes concedidas con arreglo a las disposiciones del Convenio de la Patente Europea), con exclusión de la jurisdicción nacional ordinaria. Está inspirado en el Tribunal de Justicia del Benelux (ver el Documento 13984/11 de 9.9.2011 del Consejo UE).

Aunque la UE no será parte del Acuerdo constitutivo del TUP, dicho Tribunal quedaría integrado dentro del sistema judicial de la UE, y sometido al Ordenamiento de la UE, con intervención del TJUE para garantizar la correcta aplicación y uniforme interpretación de dicho Ordenamiento.

Los Estados Miembros del Acuerdo TUP responderán por los daños eventualmente ocasionados en caso de infracción por el TUP del Ordenamiento de la UE.

Podrán adherirse al Acuerdo TUP todos los Estados Miembros de la UE, incluso aquellos ajenos a la Patente Unitaria.

Si bien la Comisión europea contempló la posible adopción de otros modelos jurisdiccionales alternativos, como el modelo que impera en el ámbito de las marcas y modelos comunitarios que está estructurado sobre la base de los sistemas jurisdiccionales de carácter nacional, o la atribución al TJUE de una competencia exclusiva en materia de litigios relativos a patentes,  finalmente dichas alternativas fueron descartadas al considerar la Comisión que no permitían garantizar los objetivos perseguidos de agilidad, eficiencia, especialización, etc.

TEXTOS REGULADORES DEL TUP Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El texto regulador básico cabe encontrarlo en el actual Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (Agreement on a Unified Patent Court), al que en adelante designaremos abreviadamente como ATUP, aprobado el 11 de enero de 2013 (16351/12). El Acuerdo está estructurado en la forma siguiente:

• Parte I: Disposiciones Generales e Institucionales (Arts. 1 a 35)
• Parte II: Disposiciones Financieras (Arts. 36 a 39)
• Parte III: Disposiciones sobre Organización y Procedimiento (Arts. 40 a 82)
• Parte IV: Disposiciones Transitorias (Art. 83)
• Parte V: Disposiciones Finales (Art. 84 a 89)
• Anexo I: Estatuto del Tribunal Unificado de Patentes
• Anexo II: Distribución de asuntos en la División Central (entre la sede de París y las secciones de Londres y Múnich).

Más allá de su Estatuto y correspondientes Normas de procedimiento, el TUP[1] estará llamado a aplicar las siguientes fuentes de Derecho (Art. 20 ATUP y siguientes):

• El Derecho de la UE, con supremacía sobre las demás fuentes de Derecho, lo que incluye destacadamente los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012  sobre la Patente Unitaria y su régimen de traducción, pero también la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (nº 48/2004), Reglamento nº 1215/2012, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; Reglamento 583/2008 de 17 de junio, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (ROMA I); Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable e alas obligaciones extracontractuales (ROMA II); Reglamento nº 1206/2001, de 28 de mayo, sobre cooperación jurisdiccional para obtención de pruebas en materia civil y mercantil, etc.
• El Convenio de la Patente Europea.
• Los Convenios internacionales aplicables a patentes y que vinculen a los Estados Miembros contratantes, lo que incluye el Convenio de la Unión de Paris y el TRIPS.
• Derecho nacional, cuya aplicación debe entenderse circunscrita a las materias no reguladas por las precedentes fuentes del Derecho, por ejemplo en lo tocante al régimen de titularidad y transferencia de derechos de patente.

ÁMBITO MATERIAL DE LA JURISDICCIÓN

Corresponde al TUP el siguiente ámbito de aplicación y subsiguiente competencia exclusiva:

1.- Títulos de propiedad industrial (Art. 3 ATUP):

• Patente europea con efecto unitario.
• Certificado complementario de protección.
• Patente europea que no haya expirado a la fecha de entrada en vigor del acuerdo, o concedida con posterioridad (teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones transitorias del art. 83 ATUP).
• Solicitud de patente, pendiente a la fecha de entrada en vigor del acuerdo, o presentada con posterioridad (teniendo en cuenta las disposiciones transitorias del art. 83 ATUP).

2.- Acciones (Art. 32 ATUP):

• Acciones relativas a la violación de los derechos de patente y los certificados complementarios de protección.
• Acciones declarativas de no violación de los derechos de patente y certificados complementarios de protección.
• Acciones de nulidad de los títulos de patente y certificados complementarios de protección.
• Las acciones por daños y perjuicios o indemnizaciones derivadas de la protección provisional conferida por una solicitud de patente europea publicada.
• Las acciones relativas a la utilización de la invención antes de la concesión de la patente o el derecho basado en un uso anterior de la invención.
• Las acciones de indemnización por licencias en virtud del art. 8 del Reglamento 1257/2012.
• Las acciones relativas a las decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones contempladas en el art. 9 del Reglamento 1257/2012.

Junto a ello se recogen las pertinentes medidas cautelares referentes a las acciones admitidas.

ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL TUP

Básicamente el TUP está integrado por unos Tribunales de primera instancia, un Tribunal de apelación y una Secretaría (art. 6 ATUP).

1.- Tribunales  de primera instancia (Arts. 7 y 8 ATUP)

Junto a la División Central, con sede principal en Paris y seccioness en Múnich (patentes sobre ingeniería mecánica, iluminación, calefacción, armas y explosivos) y Londres (patentes químicas y metalúrgicas, y sobre necesidades humanas), actúan también como Tribunales de primera instancia las Divisiones Locales y Regionales.

En efecto, todo Estado miembro que lo interese puede dotarse de una División Local como mínimo, con posibilidad de constituir una División Local adicional en el mismo territorio si registra anualmente un número de casos superior a cien, durante tres años consecutivos.

También se contempla la posibilidad de que dos o más Estados Miembros concierten la constitución de una División Regional común a los mismos, con posibilidad de actuar en varias localizaciones.

Los paneles que integran los Tribunales de primera instancia están constituidos por tres jueces de procedencia multinacional, con un máximo de dos Jueces nacionales del correspondiente Estado Miembro.

Mientras que los paneles de las Divisiones Locales están integrados, salvo excepciones, por tres jueces juristas, la División Central está constituida, como norma, por dos jueces juristas y otro técnico, quedando en todo caso reservada la presidencia a un juez jurista.

2.- Tribunal de apelación (Art. 9 ATUP)

Con sede en Luxemburgo, está compuesto por cinco jueces, de los cuales el Presidente y otros dos son juristas, mientras que los dos restantes son de perfil técnico.

3.- Secretaria (Art. 10 ATUP)

Tiene su sede en Luxemburgo, con subsecretarías en las sedes de los Tribunales de primera instancia.

COMPETENCIA JURISDICCIONAL

1.- Acción por infracción, medidas cautelares y provisionales, daños y perjuicios y indemnizaciones derivadas de la protección provisional conferida por una solicitud de patente europea publicada, y por el uso de la invención antes de la concesión (Art. 33.1 ATUP)

Cuando exista una División Local o Regional competente, el actor podrá optar al interponer la demanda entre:

–          La División Local o regional donde se haya cometido, o pueda cometerse, la infracción

–          La División Local o regional donde el demandado tenga su residencia o establecimiento principal, o en su ausencia, establecimiento.

De no existir división local o regional competente, el actor deberá interponer la demanda frente a la División central.

A última hora se introdujo en el Acuerdo una norma que refuerza la vis atractiva de la División Central, al disponer el Art. 33.2 (párrafo 2) que cuando una acción por infracción de patente pende ante una División Local o Regional, y la infracción afecta al territorio de tres o más divisiones locales o regionales, la División Local o Regional afectada deberá, a instancias de la parte demandada, declinar su competencia a favor de la División Central.

2.- Acciones declarativas de no infracción y acciones de nulidad de patente (Art.  33.4 ATUP)

La competencia corresponde en exclusiva a la División Central, salvo que haya sido entablada previamente una acción por infracción ante una División Local o  Regional.

3.- Acumulación de acciones (Art.  33.3 ATUP)

Cuando en un mismo procedimiento se acumulan acciones por infracción de patente y, en reconvención, de nulidad de dicha patente, la División Local / Regional puede:

1. Proceder con ambas acciones
2. Remitir la acción de nulidad a la División Central y continuar o suspender la acción por infracción.
3. Con acuerdo de las partes, remitir las dos acciones a la División Central.

4.- Litis pendencia (Art.  33.5 y 33.6 ATUP)

Si existe planteada una acción de nulidad (ante la División Central), y el titular interpone una acción por infracción ante cualquier División Local / Regional, esta última podrá continuar/suspender/remitir a la División Central la acción de infracción.

En el supuesto de que exista planteada una acción declarativa de no infracción (ante la División Central), y el titular interponga una acción por infracción ante cualquier División Local / Regional dentro de los tres meses siguientes, se suspende el procedimiento de no infracción.

5.- Acuerdo entre las partes (Art. 15.a.6 PATUP)

Se reconoce a las partes litigantes la facultad de atribuir la competencia a la División Central o a una División Local/Regional en particular.

EFICACIA TERRITORIAL DE LAS DECISIONES

Las decisiones del TUP desplegarán sus efectos en el territorio de los Estados Miembros en los que la patente tiene efecto unitario (art. 34 ATUP).

IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO

1.- Primera instancia (Art.  49 ATUP)

En los procedimientos ante una División Local, el idioma del procedimiento será el idioma del Estado que alberga la División, y si es ante una División Regional, el idioma o idiomas oficiales que designen los correspondientes EM.

Los Estados pueden designar como idioma del procedimiento una o más lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes (Alemán, Francés, e Inglés).

Si las partes lo convienen, o a petición de una de las partes, el tribunal queda facultado para acordar que el procedimiento se desarrolle en el idioma en que la patente fue concedida.

Cuando el procedimiento se sigue ante la División Central, el idioma de procedimiento será el idioma en que la patente fue concedida

2.- Apelación (Art. 50 ATUP)

En principio, el idioma de la apelación será el mismo utilizado para la primera instancia. Ahora bien, las partes podrán acordar que la apelación se desarrolle en el idioma en que la patente fue concedida. En casos excepcionales, podrá adoptarse el idioma escogido por el Tribunal, y aprobado por las partes.

PERÍODO TRANSITORIO

La intención del Consejo UE es tener a punto el TUP en 2015. Como no podía ser de otra manera, el Acuerdo proyectado contempla un periodo transitorio, que dura siete años a contar desde su fecha de vigencia (art. 83 ATUP).

Durante ese periodo los tribunales nacionales mantendrán competencia para conocer de los procedimientos sobre infracción y/o nulidad relativos a patentes europeas o certificados complementarios de protección correspondientes.

El titular de una patente europea o solicitud de patente europea podrá optar dentro de dicho periodo de 7 años por excluirse del régimen exclusivo de competencia del TUP.

¿BONDAD DEL SISTEMA?

El TUP constituye una iniciativa ambiciosa para mejorar el sistema jurisdiccional que rige en Europa en materia de patentes, pero no ha dejado de suscitar críticas. Provoca reservas incluso en buena parte de los iniciales promotores de una jurisdicción común, al considerar que el modelo actualmente propuesto se ha alejado sustancialmente de los postulados inspiradores del originario EPLA.

Las críticas recibidas son de diverso calado y procedencia: CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), EPLAW (European Patent  Lawyers Association), AIPPI, FICPI, etc.

Existe cierto consenso en criticar la opacidad de las Instituciones comunitarias en la elaboración de los textos legales, y la necesidad de someter a control democrático las normas de procedimiento para asegurar su equidad.

Pero posiblemente la objeción de mayor hondura es la referida al modelo jurisdiccional adoptado, al cuestionarse su compatibilidad con el Ordenamiento de la U.E. y con la Opinión 1/09 emitida por el TJUE en relación al frustrado Proyecto de Acuerdo sobre el Tribunal de Patentes Europeas y Comunitarias. Las dudas provienen del hecho que el ATUP vacía de competencia a las jurisdicciones nacionales en las materias previstas, privando con ello a los justiciables del derecho a ser juzgados por dichas jurisdicciones nacionales, cuando según el TJUE el sistema jurisdiccional de la UE descansa sobre las jurisdicciones nacionales en cooperación con el propio TJUE.

También se ha cuestionado la compatibilidad con el Ordenamiento de la U.E. de la ausencia de revisión jurisdiccional por el TJUE de las decisiones de la Oficina Europea de Patentes.

No menos extendida es la crítica a la incertidumbre sobre el importe de las tasas y coste del sistema para los usuarios, pues entre otras cosas impide valorar si resulta justificado el cambio de sistema jurisdiccional. Existe la lógica duda de si las supuestas mejoras que pueda aportar el sistema  compensarán el coste previsiblemente alto de litigar, cuestión especialmente sensible para las PYMES.

Se ha objetado, con razón, la rigidez del Acuerdo: requiere unanimidad para su revisión y no contiene disposiciones para que un Estado Miembro pueda desligarse a la vista de los resultados de su aplicación. Incluso su periodo transitorio puede resultar excesivamente breve.

En línea con lo anterior, se ha planteado la conveniencia de autorizar al titular de la patente europea a optar en todo momento entre TUP o tribunal nacional.

Un  conciso informe emitido el 17 de octubre de 2012 por el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, titulado “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern”, formula un severa crítica no ya sólo al PATUP, sino a todo el paquete de la Patente Unitaria. Entre los reparos que formula al TUP en particular, merecen aquí destacarse las siguientes:

• La fragmentación de la jurisprudencia en materias de derecho sustantivo, debido a la proliferación de tribunales competentes en la interpretación y aplicación del derecho de patentes en Europa, como consecuencia de las competencias que con uno u otro alcance van a tener el TUP, el TJUE, los tribunales nacionales civiles, penales, y contencioso-administrativos, y la Sala de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes.
• Inherente falta de eficiencia del TUP, debido a su disfuncional diseño:

1.   Limitado alcance de la jurisdicción del TUP al no comprender cuestiones tan relevantes para el equilibrio del sistema como las licencias obligatorias;
2.   Desequilibrios en la división de la jurisdicción en primera instancia, (competencias reservadas a la División Central, etc.)
3.   Desequilibrios en la organización del TUP (régimen lingüístico, etc.)

Efectivamente, existe una amplia preocupación por el régimen lingüístico previsto por el ATUP, en la medida que puede perjudicar el derecho de defensa, sobre todo para los nacionales de países que no tengan División Local o Regional.

También se ha denunciado la amplia posibilidad de forum shopping que el sistema permite al titular de la patente.

Otras dudas que plantea el sistema afectan a la selección de los Jueces, en la medida que el sistema previsto pudiera no asegurar la debida especialización respecto de los jueces nacionales de países con poca litigiosidad en patentes.

Con todas las virtudes y reservas que suscita, y en la medida que supere el  test de legalidad del TJUE, es evidente que el  TUP (y, antes que ello, la Patente Unitaria) tendrá un enorme impacto también para las empresas españolas, aún cuando España opte por mantenerse fuera del sistema.

En efecto, cuanto menos condicionará la elección de la modalidad de protección que las empresas españolas quieran dar a sus invenciones en los demás países de la UE, pues la opción por una patente nacional para cada país interesado o patente unitaria/europea conllevará someterse a un sistema jurisdiccional diferenciado (nacional o unitario, según el caso), con las consecuencias que de ello se derivarán en cuanto al coste de defensa, etc.

Como actores o demandados, los españoles quedarán básicamente sometidos a las mismas reglas de competencia que los restantes afectados, pero no podrán interponer la demanda en España ni ser demandados en este país. Eso sí, el régimen de responsabilidad previsto en caso de infracción por el proyectado Reglamento de la Patente Unitaria mitiga los rigores al establecer que la determinación de la indemnización por daños y perjuicios a abonar por el infractor de una patente unitaria deberá modularse para tomar en consideración si se trata de una PYME, el idioma del procedimiento, etc.