Cambio de paradigma en el Derecho de marcas español: el fin de la marca de “cobertura”

Por David Pellisé y Juan Carlos Quero, abogados

El Tribunal Supremo (Sala de lo civil), en la reciente sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, ha dado un vuelco radical a su doctrina sobre los derechos conferidos por el registro de una marca española. Más concretamente, ha redefinido la interrelación que hasta ahora imperaba entre el derecho de uso (ius utendi) y el derecho de exclusión (ius prohibendi) reconocidos a la marca registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

ACCEDA A LA SENTENCIA 520/2014 DEL TRIBUNAL SUPREMO

La nueva doctrina sentada por el Tribunal Supremo establece que, en adelante, en caso de coexistencia de dos marcas registradas españolas, el titular de la marca posterior ya no podrá escudarse en su registro para oponerse al derecho de exclusión conferido por el registro de la marca anterior. Con ello, el titular del registro anterior podrá prohibir el uso de la marca posterior sin necesidad de anular el registro del demandado.

DOCTRINA TRADICIONAL

Históricamente, la doctrina jurisprudencial española ha considerado que la marca registrada española confiere un derecho positivo de uso (ius utendi) que no sucumbe ante el derecho de exclusiva (ius prohibendi) de las marcas españolas registradas con anterioridad. En otras palabras, se consideraba que a toda marca registrada era inherente un derecho a usarla que no podía ser impedido por la existencia de otras marcas anteriores.

La consecuencia más directa de ello era que el titular de una marca anterior, si pretendía prohibir el uso de una marca española registrada con posterioridad, debía obtener en primer lugar su nulidad (sin perjuicio de que se permitiera, por razones de economía procesal, la acumulación de ambas acciones, nulidad e infracción, en un mismo procedimiento).

El incipiente desarrollo de esta doctrina se produjo bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, y continuó su andadura bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, al hacer cierto hincapié ambas normas en el derecho positivo de uso conferido por el registro de la marca. Como ejemplo de esta doctrina, encontramos las sentencias del Tribunal Supremo núm. 470/1994, de 23 de mayo de 1994, núm. 169/1995 de 6 de marzo de 1995 y núm. 717 de 7 de julio de 2006.

Ante los cambios introducidos por la Ley de Marcas de 2001, un sector de la doctrina puso en tela de juicio la pervivencia de la referida doctrina. Sin embargo, los Tribunales no tardaron en ratificar su vigencia. Con unos u otros matices, el Tribunal Supremo la ha mantenido hasta fechas tan reciente como la de la sentencia núm. 489/2013, del 24 de julio de 2013. No ha sido hasta la sentencia núm. 520/2014 que aquí se comenta cuando ha cambiado su doctrina tradicional.

ANTECEDENTES DEL CASO QUE HA MOTIVADO EL CAMBIO DE DOCTRINA

La compañía alemana Denso Holding GmbH (y su filial española) inició acciones por infracción de sus derechos sobre la marca Denso protegida en España por varios registros siendo el más antiguo la marca internacional núm. 185.588, solicitada el 20 de junio de 1935. La demanda se dirigía contra la compañía española Productos Denso Pla y CIA con la que desde antes del año 1944 y hasta el año 2009 había mantenido una estrecha relación empresarial, incluso como socios. En su defensa, la demandada opuso la titularidad sobre una serie de marcas españolas Denso, siendo la más antigua la marca núm. española núm. 148.002 Productos Denso, solicitada el 30 de noviembre de 1943, aduciendo que tales registros le confería un derecho de uso sobre el signo Denso.

El problema que afrontaban las actoras era que las acciones de nulidad contra los registros españoles de marca titularidad de la demandada habían prescrito. En efecto, según consolidada doctrina del Tribunal Supremo, las marcas registradas con anterioridad a la Ley de marcas de 2001 estaban todas sometidas a un plazo de prescripción, incluso en el supuesto de que hubieran sido solicitadas de mala fe, al no existir bajo la legislación anterior una acción equiparable al actual artículo 51.1.a) LM2001. Desde estos parámetros jurisprudenciales, Denso Holding GmbH se veía abocada a consentir la coexistencia de la posterior marca Denso registrada por su entonces socio y distribuidor en España.

Sin embargo, no se resignó el titular anterior a tan injusta y triste suerte, y decidió solicitar amparo judicial. Al plantear la demanda se era perfectamente consciente de que la misma sólo podía prosperar si se conseguía un cambio de la doctrina tradicional sobre el derecho de uso conferido al titular de una marca registrada.

La demanda fue efectivamente desestimada en primera instancia, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona mediante sentencia de 29 de marzo de 2011, cuyo fallo fue luego confirmado por la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de  29 de junio de 2012. En ambos casos la desestimación de la demanda se fundamentó en la referida doctrina tradicional que impedía al titular de una marca anterior prohibir el uso de una marca registrada posterior.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona se interpusieron sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, que fueron oportunamente remitidos al Tribunal Supremo. El recurso de casación constaba de un único motivo, destinado específicamente a solicitar la modificación de la referida doctrina jurisprudencial. En el desarrollo de este motivo se adujeron tanto motivos de índole legal como de índole social para preconizar un cambio de orientación jurisprudencial.

Entre los motivos legales, se puso especial atención en el hecho de que, a juicio de los demandantes, la doctrina tradicional resultaba incompatible con el principio de protección unitaria buscado por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; toda vez que la misma no preveía que el titular de una marca registrada tuviera que ver limitado o condicionado el ejercicio de su derecho de exclusiva frente a un infractor por el hecho de que el mismo fuera titular de un registro de marca posterior.

NUEVA DOCTRINA

Como ya hemos apuntado, el Tribunal Supremo ha modificado la expuesta doctrina tradicional sobre los derechos conferidos por la marca registrada, y ha establecido que, de ahora en adelante, el titular de una marca registrada anterior puede ejercitar su derecho de exclusiva frente a un infractor titular de una marca posterior, sin necesidad de obtener previamente la nulidad de la marca posterior.

Este cambio, de orientación doctrinal lejos de ser anecdótico, redefine por completo los derechos conferidos por las marcas registradas españolas.