E. García-Chamón, presidente del TMUE: “El Tribunal de Marcas da un respuesta única a la violación de marcas en la UE”

Enrique García-Chamón Cervera es desde septiembre de 2004 el presidente del Tribunal de Marcas de la UE (TMUE). Además es presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. Su conocimiento y preocupación por la propiedad intelectual se ha plasmado en su Tratado Práctico de Propiedad Industrial. Como docente es profesor asociado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Y su labor doctrinal se complementa con cerca de 40 artículos publicados en revistas jurídicas y su participación en más de 280 jornadas, congresos y mesas redondas.

1. ¿Qué importancia tiene para el Tribunal de Marcas que la oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) tenga su sede en Alicante?

Una de las razones de la ubicación del Tribunal de Marcas de la Unión Europea  (TMUE) en Alicante es que la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) tenía ya su sede en Alicante.

Primero, se designó Alicante como sede de la anterior OAMI (actual EUIPO) tras la aprobación del primer Reglamento de Marca Comunitaria en el año 1994 y, más tarde, en el año 2004, cuando España designó los tribunales que debían conocer de los litigios sobre marcas comunitarias, atribuyó su conocimiento, en primera instancia, a los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante y, en grado de apelación, a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. En el ejercicio de esta competencia, la jurisdicción de estos tribunales se extiende a todo el territorio nacional de modo que no existe otro tribunal en España que conozca de este tipo de litigios.

La actividad de la EUIPO se centra en la concesión del registro de las marcas del UE y, en la declaración de su nulidad y caducidad, pero el control de la legalidad de sus decisiones, en la medida en que son organismos de la UE, se atribuye al Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo y, frente a las sentencias dictadas por este Tribunal, cabe recurso de casación por infracción de Derecho ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede también en Luxemburgo.

La relación más directa que tiene el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con la EUIPO es que en los procesos por violación de marcas de la Unión Europea de los que conocemos nosotros puede interponerse una demanda reconvencional sobre nulidad o caducidad de las marcas europeas y, en el caso de ser estimada, deberá comunicarse a la EUIPO con el fin de que haga las oportunas anotaciones en el Registro de marcas.

De otro lado, en las normas de competencia internacional se establece que si el demandante y el demandado no tienen domicilio ni establecimiento en ningún Estado miembro de la UE, corresponde el conocimiento del procedimiento a los tribunales del Estado miembro donde radique la EUIPO, en nuestro caso, como la sede de la Oficina se encuentra en España, corresponde el conocimiento de estos asuntos al TMUE de España.

2. ¿Qué ventajas tiene para las marcas nacionales e internacionales el Tribunal de Marca de la Unión Europea (TMUE)?

Después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes en el mes de abril de 2017, el TMUE puede conocer de las acciones de violación de marcas de la UE acumuladas a las acciones de violación de las marcas nacionales e internacionales con efectos en España que sean idénticas o similares. El conocimiento de estas acciones acumuladas por un mismo Tribunal permite que se dé una única respuesta a la violación de las marcas de la UE, nacionales e internacionales, lo que evita el peregrinaje jurisdiccional del titular de marcas que son idénticas o similares y la existencia de resoluciones contradictorias.

En la actualidad, la duración media en primera y segunda instancia en el TMUE de los procesos por violación de las marcas de la UE acumuladas a las marcas nacionales o internacionales es de un año y medio, aproximadamente.

3. ¿Qué litigios en materia de marcas de la Unión Europea se atribuyen al TMUE?

La competencia objetiva comprende: las acciones de violación de marcas de la UE; las acciones de comprobación de inexistencia de violación de marcas; las acciones en las que se interesa una indemnización razonable por los daños causados al titular de una marca en el período comprendido desde que se publica la solicitud del registro hasta que se concede el registro y las demandas reconvencionales por caducidad o nulidad de las marcas de la UE.

La particularidad es que, una vez fijada la competencia internacional de nuestro tribunal, podemos conocer de las acciones de violación aunque los hechos se hayan cometido en cualquier Estado miembro con la finalidad de evitar que el titular de la marca UE tenga que iniciar un litigio en todos los Estados donde se haya producido la violación.

Conocemos del proceso declarativo, cautelar (de gran importancia en este tipo de asuntos) y de ejecución cuando se incumplen los pronunciamientos de condena. Además, el TMUE conoce también de similares acciones relativas a los dibujos y modelos (diseños) comunitarios en virtud del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, cuyo registro corresponde también a la EUIPO.

Frente a las sentencias dictadas por el TMUE en grado de apelación, cabe recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

4. Se han celebrado en noviembre en el Colegio de Abogados de Alicante las XII Jornadas del TMUE, donde se reclamaban mejores medios para el Tribunal de Marcas, ¿Qué medios concretos pueden mejorar el único tribunal competente en materia de derecho marcario a nivel nacional?

En grado de apelación conocemos de los litigios sobre marcas de la UE junto con asuntos de lo mercantil de la provincia de Alicante y, también de algunos asuntos civiles. A la vista de la especialización y de la complejidad de estos asuntos debería reducirse la competencia de nuestro tribunal a los litigios sobre marcas UE y los propios de lo mercantil, sin entrar en el reparto de asuntos civiles.

De otro lado, la exclusividad en el conocimiento de estos litigios tan singulares en España debería llevar consigo cierta autonomía respecto de las demás Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante tanto en la ubicación de su sede como en los medios materiales y personales con la finalidad de dar un mejor servicio a los titulares de las marcas UE.

5. En una de las mesas redondas que presidió se trató el tema de los “Límites al uso de la marca ajena: especial referencia a los perfumes de equivalencia y a los asuntos Nintendo y Nespresso. ¿A qué conclusiones se llegaron?

El derecho de exclusiva que atribuyen las marcas a sus titulares no es omnímodo sino que está sometido también a límites, por lo que el titular de una marca UE no puede impedir que un tercero use su marca si lo realiza con una finalidad meramente descriptiva y conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Determinar que el uso de una marca ajena tiene una finalidad meramente descriptiva y conforme a las prácticas leales representa, en ocasiones, una gran dificultad.

6. El 38% de los asuntos que llegan al Tribunal General de la Unión Europea son sobre Propiedad Industrial e Intelectual, ¿Conocen las marcas sus derechos en estas materias?

Los asuntos de los que conoce el Tribunal General de la Unión Europea son los recursos frente a las decisiones adoptadas por la EUIPO al conceder o denegar el registro de una marca o diseño y, en su caso, al acordar o rechazar la solicitud de su nulidad o caducidad.

Así pues, el Tribunal General no es superior jerárquico del TMUE pero sus resoluciones, así como las que dicta el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo en los recursos de casación, tienen importancia porque establecen criterios en el ámbito registral que son extensibles a las acciones de violación de las que conoce el TMUE como, entre otros, el significado del riesgo de confusión, la nulidad de mala fe o, la protección reforzada de las llamadas marcas renombradas.

Además, el Tribunal de Justicia conoce de las llamadas cuestiones prejudiciales que pueden elevar los tribunales nacionales para solicitar la interpretación de una norma de la UE aplicable a un litigio. En el caso del TMUE, ya se han elevado tres cuestiones prejudiciales interpretativas.

El problema no es tanto que los titulares de las marcas conozcan sus derechos sino que los terceros que operan en el mercado respeten el llamado ius prohibendi de los titulares de las marcas y, es una realidad, que en muchos casos observamos en el mercado que los terceros usan signos para identificar sus productos o servicios muy similares a los de otras marcas causando confusión a los destinatarios o consumidores con el fin de aprovecharse del prestigio de las marcas y ahorrarse el coste de la inversión en su promoción.

7. ¿A qué peligros relacionados con la propiedad intelectual se enfrentan las marcas en la era digital?

El entorno de Internet permite ofrecer productos y servicios sin limitaciones geográficas ni temporales y, cuando se utiliza sin respetar el derecho de exclusiva de los titulares de las marcas puede causarles numerosos e importantes daños.

Los asuntos que han llegado al TMUE relacionados con Internet son: 1) el registro de nombres de dominio similares o confundibles con las marcas; 2) la contratación de keywords en servicios remunerados de referenciación de motores de búsqueda que sean idénticos o confundibles con las marcas y que en el enlace se ofrecen productos que no son alternativos a los del titular de la marca; 3) el uso de las marcas en las redes sociales en donde no está claro si se debe permitir en el ejercicio de la libertad de expresión o si tiene una finalidad de aprovechar la marca para ofrecer productos similares o idénticos o también para denigrar una marca; 4) la venta por Internet de productos que se ofrecen mediante un sistema de distribución selectiva de puntos de venta físicos que no respetan la reputación o prestigio de las marcas.

8. ¿Por qué es tan importante proteger y defender el capital industrial e intelectual?

Si es una opinión común que nos encontramos actualmente ante la llamada economía del conocimiento en la que este factor es el elemento fundamental que genera valor y riqueza, donde el llamado capital intangible pasa a tener mayor importancia que el tangible, es evidente que debe concederse una protección elevada a la propiedad intelectual e industrial porque, de lo contrario, nadie estará interesado en invertir en estos ámbitos de I+D+i  y provocará una importante pérdida de la competitividad del país. 

9. ¿Qué eficacia supranacional tienen las sentencias dictadas por el TMUE?

Una de las características de la marca UE es su carácter unitario lo que significa que su existencia, validez o, en su caso, invalidez se extiende por igual a todo el territorio de la UE.

La proyección de este carácter unitario en su protección jurisdiccional es que el TMUE, una vez establecida su competencia internacional, conoce de la acción de violación de la marca aunque los hechos se hayan producido en varios Estados miembros de la UE. De este modo se evita que el titular de la marca tenga que presentar demandas en cada uno de los Estados donde se ha producido la infracción de su marca; basta con que la presente ante el TMUE competente para que éste pueda conocer de la infracción producida en cualquier Estado.

10. ¿Qué recomendación le daría a los abogados que quieran especializarse en materia de Propiedad Intelectual?

Creo que la especialización en este sector junto con el de las nuevas tecnologías es uno de los ámbitos del ejercicio de la profesión con más futuro al estar ya inmersos actualmente en la economía del conocimiento.

No basta con conocer las instituciones jurídicas generales de un determinado país sino que exige un constante estudio de las singularidades de este sector en el ámbito europeo e internacional.

Para prestar un servicio adecuado en este sector no bastan los conocimientos jurídicos sino deben ofrecerse también los servicios propios de otras disciplinas: economistas, agentes de propiedad industrial, diseño, marketing, relaciones internacionales.