La acumulación de la indemnización por daños morales y la regalía hipotética

Por Eric Jordi Cubells y Consuelo Alvárez, abogados de Monereo Meyer Marinel-lo

El 17 de marzo de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”) ha resuelto del siguiente modo la cuestión prejudicial planteada por el periodista y realizador alemán, Christian Liffers en el asunto C-99/15.

“El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiese solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.”

Antecedentes del asunto

El 2 de enero de 2009 Christian Liffers inició lo que está siendo una larga y ardua batalla para la defensa de sus derechos de autor, formulando demanda de juicio ordinario contra un canal privado de televisión y una productora. Las codemandadas habían extraído fragmentos de la obra de Christian Liffers, “Dos Patrias: Cuba y la Noche”, para insertarlos ilícitamente en un documental titulado “Prostitución infantil en Cuba” que emitió el mencionado canal de televisión el viernes 3 de octubre de 2008.

Christian Liffers era director, guionista y productor de la citada obra audiovisual y, por lo tanto, ostentaba  los derechos de autor sobre dicha obra, así como todos los derechos sobre dichas grabaciones audiovisuales.

La obra fue estrenada el 5 de marzo de 2007 en el Miami International Film Festival y desde entonces había sido proyectada en más de 60 festivales en 35 países distintos. La obra no había sido explotada comercialmente hasta la fecha de la demanda, exceptuando varias emisiones que puntual y excepcionalmente se permitieron a un canal de pago, de forma que sólo había sido presentada y proyectada exclusivamente en salas de proyección de festivales, siempre bajo el control comercial de Christian Liffers.

Los fragmentos utilizados fueron extraídos de forma arbitraria y sin respetar la integridad, dignidad y autoría de la obra de Christian Liffers, para ser posteriormente incorporados de forma ilícita en la producción, realizada y emitida por las codemandadas.

Christian Liffers reclamó, por un lado, que las actuaciones de las codemandadas suponían una clara violación de sus derechos morales sobre la obra, reconocidos en el artículo 14 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia) –en adelante, TRLPI-, entre otros, los derechos irrenunciables e inalienables a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que supusiese un perjuicio a sus legítimos intereses o un menoscabo a su reputación.

Por otro lado, el realizador denunció la violación de los derechos de explotación que ostentaba sobre la obra ya que el Artículo 17 TRLPI atribuye al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la misma en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. De igual forma, el demandante evocó lo dispuesto en los artículos 120 y ss. de la citada Ley,  que atribuyen al productor la reproducción, distribución, comunicación pública y demás facultades sobre sus grabaciones audiovisuales.

En cuanto a la acción de indemnización, transponiendo lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Directiva de la Unión Europea sobre los derechos de autor (Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 22 de mayo de 2001 sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y derechos relacionados en la sociedad de la información), el  TRLPI facilita en el apartado segundo de su artículo 140 dos criterios para calcular la indemnización:

“a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

1. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.”

Christian Liffers solicitó que se fijase la indemnización por los daños patrimoniales conforme al criterio  previsto en el apartado b) -conocido como regalía o licencia hipotética-, a pesar de que la obra en cuestión no  había sido nunca utilizada bajo la concreta modalidad de explotación denunciada. En este sentido, utilizó como base para la regalía hipotética las tarifas y condiciones económicas generales de la Entidad de Gestión de los Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA). Dichas tarifas establecen un determinado precio por minuto por el uso de fragmentos o secuencias de material audiovisual del repertorio de la citada entidad de gestión de derechos de autor. Asimismo, solicitó la indemnización por los daños morales ya descritos, a la que tenía derecho conforme el apartado segundo a).

En primera instancia Christian Liffers obtuvo una sentencia sustancialmente estimatoria por parte del Juzgado Mercantil de Madrid, quien le concedió tanto la indemnización patrimonial como la moral, considerándolas compatibles. No obstante, en apelación, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la legislación aplicable no permite a un autor reclamar los daños morales previstos en el apartado a) mencionado cuando se reclama la indemnización en base al apartado b). El tribunal de apelación  apuntó que “la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. […] tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, con la posibilidad, en consecuencia, de añadir a la regalía hipotética los daños morales. Si el perjudicado opta por el criterio de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral, que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados.”

La decisión fue recurrida en Casación donde el Tribunal Supremo admitió que, como consecuencia de la redacción de la Directiva y de la forma en que había sido transpuesta al Derecho interno, existían ciertas dudas interpretativas sobre la aplicación del artículo. En consecuencia, siguiendo la petición formulada por la parte actora, el Tribunal Supremo planteó la cuestión prejudicial que el TJUE ha resuelto en su reciente sentencia de 17 de marzo de 2016. La resolución del alto tribunal europeo resuelve las dudas interpretativas sobre el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE sobre derechos de propiedad intelectual, aclarando que el perjudicado por una infracción de derechos de autor ostenta un derecho a reclamar una indemnización por los daños morales causados, con independencia del criterio utilizado por el perjudicado para calcular los daños patrimoniales.

Apreciación jurídica realizada por los distintos Estados Miembros

Tal y como se desprende del preámbulo de la Directiva 2004/48/CE –en particular, de sus considerandos 7, 8 y 10- el objetivo de esta norma consiste principalmente en aproximar las distintas legislaciones nacionales para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Es por ello que la motivación en el planteamiento de la cuestión prejudicial no sólo tenía como base la jurisprudencia contradictoria que había en el ordenamiento jurídico español, sino también evitar las disparidades entre los Estados Miembros de la UE que conducen a la debilitación del Derecho sustantivo de propiedad intelectual y a la fragmentación del mercado interior en este ámbito.

Tras un análisis de la legislación de distintos países europeos, hemos podido comprobar que los distintos Estados Miembros han transpuesto el artículo a su legislación de formas distintas. Sin embargo, a raíz de este asunto C-99/15 los gobiernos de distintos Estados Miembros han dejado clara su posición al respecto. En contra de la acumulación de la indemnización por los daños morales y la regalía hipotética sólo se manifestaron las codemandadas, mientras que a favor de la misma se mostraron  el gobierno de Alemania, Polonia, Francia y –sorprendentemente- el de España.  Y decimos sorprendentemente, no sólo por la  jurisprudencia de Audiencias Provinciales[1] y del Tribunal Supremo[2] que hasta la fecha rechazaba la acumulación de dichos derechos, sino por la patente negativa del Ministerio Fiscal español a plantear la cuestión prejudicial, considerando que no procedía la acumulación de los derechos y oponiéndose al planteamiento de la cuestión prejudicial en los siguientes términos: “conforme a la doctrina del acto claro, establecida por esta Sala, entre otras en SSTS de 8/6/11, RNº2287/11, y 22/06/12, SNº:321/2011, entre otras, no hay deber de plantear la cuestión prejudicial cuando no se justifica la utilización de tal mecanismo porque se trata de un acto claro y el órgano jurisdiccional entiende que no hay duda sobre la interpretación razonable de la norma.”

No obstante, en las observaciones presentadas ante el TJUE, el gobierno de España manifestó una postura firme a favor de la acumulación, argumentando que “tanto de los objetivos como del contexto, la estructura y el tenor literal del artículo” cuya interpretación se solicitaba no excluyen que en la fijación de la cuantía a tanto alzado puedan tenerse en cuenta otros perjuicios como el daño moral.

Asimismo, la opinión que primó entre todas las autoridades extranjeras que se personaron ante el TJUE para esta cuestión prejudicial fue que el artículo 13.1.b) no excluye el que el daño moral pueda acumularse, ya que el valor de la regalía hipotética es un valor de referencia mínimo para determinar la cantidad a tanto alzado.

En este sentido se manifestó el Gobierno de la República Federal de Alemania que declaró que “[…], del tenor de la letra b) no cabe deducir otro contenido que vaya más allá de lo expuesto. En efecto, como muestra la expresión «sobre la base de elementos como, cuando menos»,  la letra b) no tiene carácter de exhaustivo. No excluye la reclamación de otros daños patrimoniales ni tampoco de los daños morales. Una interpretación contraria implicaría que, en caso de calcularse el alcance de los daños según el método previsto en la letra b), no se garantizaría la indemnización de los daños en su totalidad que exige el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48.”

Lo cierto es que la forma en la que transcribió el legislador alemán el mencionado artículo en su párrafo 97 de la Ley de Derechos de Autor (Uhrheberrechtsgesetz) no deja un atisbo de duda sobre la acumulación de los derechos:

“(2) El que realice el acto con dolo o negligencia, está obligado a indemnizar al perjudicado el daño que este haya sufrido. A efectos de calcular la cuantía de la indemnización, se podrá también tener en cuenta el beneficio que el infractor haya obtenido mediante la vulneración del derecho. También se podrá calcular el derecho a indemnización en base al importe que el infractor hubiese tenido que abonar, en caso de haber obtenido la autorización a explotar el derecho vulnerado. Autores, editores de ediciones científicas (§70), fotografías (§72) y artistas ejecutantes también podrán reclamar una indemnización dineraria por razón de un daño, que no sea daño patrimonial, siempre y cuando la misma resulta equitativa.”[3]

Las referencias al método “a tanto alzado” del artículo en cuestión se repiten en todos los escritos de observaciones presentados ante el TJUE, incluyendo en el presentado por la misma Comisión Europea, que manifestaba que a pesar de que “puede suponer, por definición, un cierto margen de imprecisión, puesto que se trata de una aproximación […] la aplicación de este método no pretende “sobreindemnizar” (ni tampoco subindemnizar) al titular del derecho, atribuyéndole una indemnización superior al perjuicio realmente sufrido (aunque este se evalúe de forma aproximada).”

Las autoridades polacas, además de realizar un análisis de la interpretación sistemática del artículo, enfatizaron la interpretación teleológica analizando el sentido del apartado b) en consonancia con el espíritu de la Directiva. En este sentido, manifestaron que “privar al titular de los derechos de la posibilidad de obtener una reparación del daño moral con independencia de la indemnización a tanto alzado parece difícilmente conciliable con el principio general que consagra el artículo 13, apartado 1, párrafo primero de la Directiva. […] También hay que tener en cuenta la posición del Tribunal de Justicia, que, en su sentencia Magill, declaró que la función esencial de los derechos de autor es la protección moral de la obra y la retribución del esfuerzo del creador.” Asimismo, se hace referencia al artículo 16 de la ley polaca sobre derechos de autor y derechos afines (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) manifestando que “[…] debe tenerse en cuenta el hecho de que los derechos morales están estrechamente vinculados a la persona del autor y protegen el vínculo entre el creador y su obra, que no está limitado en el tiempo y no puede ser objeto de renuncia o de cesión.”

También el gobierno de Francia se mostró de acuerdo con la acumulación cuando, tras un análisis de la razón de ser de la regalía hipotética, manifestó que la misma tiene como objetivo ayudar al titular del derecho a calcular el importe de la indemnización por daños y perjuicios en aquellas circunstancias en las que es demasiado difícil determinar el lucro cesante o los beneficios injustamente obtenidos por el infractor y que esta posibilidad “no puede conducir a que la indemnización que resulta del método establecido en esa disposición sea menos favorable que la establecida en el artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva.”

El debate de los daños punitivos

A raíz del asunto se ha reavivado una discusión sobre la naturaleza y los límites de los daños que pueden reclamarse como consecuencia de una infracción de los derechos de autor. La misma Comisión Europea recordó en su escrito de observaciones que “el objetivo de la directiva “no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas” (considerando 26) y debe asegurarse que las medidas, recursos y procedimientos establecidos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos, a la vez que efectivos, proporcionados y disuasorios (véase el artículo 3(1) y (2) de la Directiva).” En idénticos términos analiza la cuestión el Abogado General  Melchior Wathelet en sus Conclusiones sobre este asunto C-99/15, presentadas el 19 de noviembre de 2015, al manifestar que el objetivo de la compensación es “claramente la reparación de los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción”.

Ciertamente compartimos la postura de que los daños deben ser meramente compensatorios, es decir,  el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios a pagar por el infractor debe tener siempre como medida el perjuicio patrimonial y moral realmente sufrido por el autor y no pueden otorgarse importes superiores que vayan más allá de reparar el daño causado. De hecho, la cultura de los daños punitivos es ajena al sistema de Derecho Civil base de la mayoría de los sistemas jurídicos europeos. En palabras de Pablo Salvador Coderch “los Punitive damages no resultan admisibles porque son una pena privada que se impone, en un proceso civil y al causante doloso o gravemente negligente de un daño, por un importe varias –a veces, muchas- veces superior al de la indemnización puramente compensatoria.”[4]

Es por ello que compartimos lo reflexión del Abogado General en este sentido, que considera que “sin que haya lugar aquí a condenar al autor de la infracción de un derecho de propiedad intelectual al pago de daños punitivos, es difícilmente rebatible que un daño moral, como, concretamente, un menoscabo de la reputación, pueda ser, siempre que se demuestre, un componente per se del daño realmente sufrido por el autor”.

No tenemos duda alguna, por lo tanto, que la indemnización de los daños morales debe servir para reparar totalmente el daño infligido al autor –que debe incluir, si se produce, el daño moral- y no para “castigar” al infractor, ni tampoco para hacer más onerosa la acción del perjudicado. Sin embargo, la práctica profesional nos demuestra una y otra vez que para la mayoría de creadores, reclamar por una clara e indiscutible infracción de derechos de autor puede resultar una empresa totalmente antieconómica, por los elevados costes y el tiempo necesarios para obtenerla por la vía judicial. Los infractores lo saben y –por qué negarlo – a menudo se aprovechan de ello. Como denuncia una parte de la doctrina, el infractor suele estar en posición de ventaja, ya que puede arriesgarse a no pedir una autorización al titular de derechos y esperar a pasar desapercibido; al fin y al cabo, si la infracción sale a la luz, la consecuencia de su reprochable acción consistirá únicamente en pagar una licencia hipotética cuyo precio, como máximo, ascenderá al importe que debería haber pagado según mercado. Si el infractor tiene suerte, no será detectado por el titular de los derechos de propiedad intelectual, y su infracción quedará así impune. Si a todo ello le añadiésemos  innecesarias y artificiosas trabas para la reclamación de un eventual daño moral, el escenario resultaría nada halagüeño para el perjudicado e injustamente cómodo para el infractor.

Y es en este escenario que los daños morales suponen –aunque no sea el cometido perseguido por la norma- un instrumento para, de forma indirecta,  corregir  las indemnizaciones “infracompensatorias” o desincentivar futuras prácticas infractoras.[5] Por este  motivo la reciente sentencia del TJUE tiene un especial valor y supone un destacable avance en la protección de los derechos de autor, garantizando y reforzando los derechos de los creadores europeos a ser compensados por los daños morales con origen en infracciones de derechos de autor, con independencia del daño patrimonial reclamado, lo que refuerza su posición y reequilibra su capacidad de reacción frente a injerencias de terceros.

Epílogo: posibles implicaciones de la nueva Ley de Patentes

En la redacción de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes que entrará en vigor el 1 de abril de 2017 podemos comprobar  como la letra b) del apartado segundo del artículo 74, relativa a la regalía hipotética, prácticamente calca la redacción del artículo equivalente en el TRLPI.

Al igual que en el TRLPI, la Ley de Patentes otorga a los titulares de patentes perjudicados la alternativa de fijar la indemnización por daños y perjuicios en base a lo que el infractor hubiera tenido que pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia. Este precepto protege a los titulares en los casos que, habiéndose probado que se ha infringido la patente de su titularidad, sea difícil cuantificar el lucro cesante o el daño emergente. El objetivo de este precepto es pues conseguir la indemnización equitativa, ya que pretende que el titular recupere la cuantía que habría obtenido si el infractor hubiera comenzado de buena fe –es decir, con licencia- la explotación de la patente. En este sentido se pronuncia, por ejemplo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia número 719/2012, del 5 de diciembre de 2012.

La nueva redacción de la letra b) del apartado segundo del artículo 74, define la regalía hipotética como aquella que “al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera querido pagar al titular”. Hacemos especial hincapié en la expresión “al menos”, ya que la nueva Ley de Patentes parece alejarse del concepto meramente resarcitorio que ha establecido la jurisprudencia, sugiriendo que puedan admitirse indemnizaciones punitivas adicionales más allá del mero resarcimiento, en abierta contradicción con lo establecido por la jurisprudencia hasta la fecha[6] e incluso con la propia Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

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[1] En este sentido se pronuncia la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en sus sentencias núm. 14/2013 de 21 de enero de 2013, 83/2012 de fecha 9 de marzo de 2012 y 126/2012 de 27 de abril de 2012.

[2] En este sentido, el Ministerio Fiscal manifestó en su escrito de fecha 15 de septiembre de 2014 contra la necesidad del planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE, presentado en el procedimiento del recurso de casación nº834/13, argumentando que las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2008, RNº740/2001, y de 16 de enero de 2012, RNº 460/2008, indican que la postura del Tribunal Supremo se manifestaba en contra de la acumulación de las dos indemnizaciones.

[3] Traducción privada  del  §97 de la Ley de Derechos de Autor alemana (Uhrheberrechtsgesetz).

[4] “Punitive Damages”, Pablo Salvador Coderch,– InDret, Revista para el análisis del Derecho- Facultad de derecho Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2000

[5] “Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual”, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Coordinador), Tecnos, Tercera edición (página 1701) – Comentarios de Ángel Carrasco Perera sobre la función del daño moral previsto en el artículo 140 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

[6] En contra del carácter punitivo de la indemnización, se pronuncia el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante en su Sentencia nº 39/2008, la Audiencia Provincial de Granada en su sentencia nº 448/2004, de 23 de junio de 2004, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia de 7 de junio de 2005 y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante en sus sentencias nº6/2010, de 4 de enero de 2010 y la nº 61/2008, de 9 de mayo de 2008