La importancia del nombre en los procesos de internacionalización de los despachos de abogados

Los principios de este siglo XXI han marcado un momento álgido en la internacionalización de la abogacía de los negocios. El marcado carácter global e internacional de los negocios ha propiciado que los bufetes de abogados deban, cada vez más, apostar por la salida al extranjero como vía para lograr la captación de  más volumen de trabajo  que el meramente local, donde –además- la competencia es  muy compleja.

La clientela demanda cada vez más la presencia “in situ” de su despacho de confianza en aquellos países en los que aquella posee negocios o perspectivas de especial relevancia. Ello ha derivado en que muchas Firmas de abogados (grandes y no tan grandes) opten por abrir oficinas de representación o delegaciones en aquellas zonas geográficas que consideran de especial interés. Asia (concretamente China y Singapur), Estados Unidos y el Norte de África son un claro ejemplo de este punto.

Sin embargo, no sólo las cuestiones económicas deben ser tenidas en cuenta a la hora de proceder con la internacionalización. La “marca” que identifique el nombre y la imagen corporativa del despacho también debe jugar un papel esencial dentro de la estrategia global de implantación. En este sentido, y dependiendo del modelo de negocio que el despacho quiera utilizar en su proceso de internacionalización, será necesario trazar una estrategia a la hora de seleccionar la marca bajo las que se desea operar. Las distintas  opciones serían, entre otras, las siguientes:

1. 1.      La elección de una misma marca que sería la de la matriz para todos los mercados, con la que el despacho y su origen sea fácilmente identificable;

1. 2.      La adquisición o la asociación con un bufete local, aprovechando el grado de conocimiento y difusión que posee  éste en dicho país. En este tipo de situaciones se puede mantener la marca del despacho local o crear una nueva marca formada por las denominaciones de ambas firmas; o

1. 3.      La creación de una marca totalmente nueva.

En cualquiera de los casos elegidos, el primer paso que se debe dar es el de comprobar con antelación si la marca bajo la que se desea operar es viable. No es nada halagüeño para una empresa (o, en este caso, para un despacho de abogados) no poder iniciar una estrategia de implantación en un país que toparse con problemas derivados de la existencia de marcas o nombres que podrían suponer un obstáculo para el uso de la marca bajo la que se va a operar.

En el supuesto de que no existan impedimentos, el registro debe ser el siguiente paso para garantizar nuestros derechos sobre el nombre. Para ello deberá analizarse qué servicios va a prestar el despacho de abogados en dicho mercado. Entre los servicios que más se ajustan al tipo de actividad desarrollada por bufetes se encuentran los “servicios jurídicos” que se encuadran en la clase 45 del Nomenclátor Internacional, y de forma adicional, los “servicios de asesoramiento económico y financiero”, protegidos por la clase 36. Pueden ser necesarios otro tipo de servicios atendiendo al “core business” del bufete, por lo que el análisis de los servicios a prestar es esencial antes de proceder con el registro en cuestión.

En cualquier caso, el registro de la marca con anterioridad a la entrada efectiva en el  país o área geográfica de interés servirá como instrumento preventivo frente a futuros problemas en el mismo, ya que el mayor riesgo de la falta de protección de una marca puede llegar a ser, en el peor de los casos, la imposibilidad de que el despacho pueda prestar sus servicios con su marca por infringir una marca anterior idéntica o similar titularidad de un competidor, con el perjuicio reputacional y de imagen corporativa que ello supondría para la Firma.

En definitiva, no hagamos válido el famoso refrán español “En casa del herrero cuchillo de palo” y protejamos jurídicamente nuestro nombre y, en definitiva, las marcas que nos van a identificar en los  países de nuestra expansión internacional para evitar problemas  que, a primera vista, parecen legales, pero, en definitiva, pueden suponer una ruptura de una imagen reputacional que los despachos tienen y que se tarda muchos años en conseguir.

Jesús Gómez Montero, Socio, Abogado de Elzaburu

Manuel Mínguez Balaguer, Abogado de Elzaburu