Novedades de la nueva Ley de Patentes

Por José Carlos Erdozain, director Asesoría Jurídica Pons IP

1. EXAMEN DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA PREVIO A LA CONCESIÓN DE LA PATENTE

Uno de los aspectos fundamentales de la reforma recae en el retorno al sistema, que ya fuera aplicable con arreglo a la Ley de 1986, de examen de novedad y actividad inventiva previo a la concesión del derecho de patente. Este cambio viene motivado por la necesidad de, por un lado, adecuarse a la regulación comunitaria e internacional sobre esta cuestión, y, por otro, en el deseo de impedir que se otorguen patentes de dudoso contenido inventivo o novedoso, desplazando a los competidores la carga de recurrir contra las concesiones de dicha patente con el consiguiente coste que ello implica.

El efecto que, razonablemente, debe esperarse de esta parte de la reforma es una reducción no menor del número de patentes concedidas. Sin embargo, en comparación con el sistema hasta ahora vigente, en el que el examen previo era la excepción antes que la regla, la confirmación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de que la solicitud a que se refiere la invención reúne los indispensables requisitos de novedad y altura inventiva conferirán a aquellas solicitudes que alcancen el estatus de patente concedida una protección especial que hará difícilmente atacable el derecho concedido.

El actual sistema que se instaura persigue conciliar la búsqueda de antecedentes que puedan perjudicar los dos requisitos más importantes a la hora de conceder la patente con un examen técnico del invento por parte de la Oficina. Ello permitirá, asimismo, al solicitante modificar su solicitud de forma tal que se adecue a las exigencias legales imprescindibles para conceder el derecho solicitado.

La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí. Se articula así el “concepto inventivo general”, con el que se pretende instaurar un sistema basado en la unicidad inventiva. De no cumplirse ese régimen, el solicitante deberá proceder a la “solicitud divisional”, quedando obligado el solicitante a justificar en qué medida el objeto de protección de dicha solicitud es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria (arts. 26 de la Ley y 44 de su Reglamento, aprobado por RD 316/2017, de 31 de marzo),

Por lo demás, el sistema anterior, basado en el régimen de las oposiciones previas a la concesión queda sustituido por otro diametralmente opuesto, más en línea con el vigente en otros ordenamientos de nuestro entorno. La legitimación activa la tiene “cualquier persona” (cfr. Art. 43.1 de la Ley), debiendo ejercer su derecho de oposición en el plazo de seis meses siguientes a la concesión en el “Boletín Oficina de la Propiedad Industrial”. Frente a la decisión de la Oficina que resuelva sobre las oposiciones planteadas, cabe un recurso administrativo que solamente podrá ser planteado por quienes hubieran sido parte en el procedimiento de oposición. Rige el silencio negativo respecto de las oposiciones planteadas.

Las oposiciones serán resueltas por una Comisión compuesta por tres expertos de la propia Oficina “técnicamente cualificados” (cfr. Art. 39.1 del Reglamento).

2. ACCIONES EN DEFENSA DEL DERECHO DE PATENTE

Las acciones en defensa del derecho de patente no sufren modificaciones relevantes. No obstante, se introducen algunos cambios menores, dignos de mención.

En primer lugar, nos referimos al alcance del agotamiento del derecho exclusivo derivado de la patente. En efecto, si comparamos el actual artículo 61.2 de la Ley con el artículo 53 de la Ley de 1986, comprobaremos que el agotamiento queda exceptuado cuando “existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente” se opone a la comercialización ulterior del producto. ¿Qué motivos pueden responder a tal justificación? Nada hallamos en el preámbulo de la Ley que nos pueda ayudar en la recta interpretación de este precepto. Para empezar, nos parece evidente que tendrá que ser el titular de la patente que no quiera que prevalezca el agotamiento de su derecho exclusivo quien deberá llevar el peso de la carga de probar la existencia de tales motivos. Para seguir, la propia esencia de la institución del agotamiento deberá restringir el número de casos posibles en que hacer valer la excepción. Para finalizar, podemos aventurar como posible el motivo de evitar que, como consecuencia del agotamiento, pudiera derivarse un perjuicio injustificado al titular de derechos.

En cuanto a las limitaciones legales de la explotación del objeto de una patente, a las causas ya existentes en la regulación anterior (v. Art. 57 de la Ley de 1986) se añade la más genérica de la explotación “ en forma abusiva”. Se trata, nuevamente, de un concepto jurídico indeterminado, que indudablemente dejará margen a la interpretación por parte de los tribunales, y en línea con el límite al ejercicio de cualquier derecho ex art. 7 del Código Civil, razón por la cual acaso haya sido innecesario introducir una mención expresa al respecto en el texto de la Ley.

En cuanto a las acciones por violación del derecho de patente (v. Arts. 70 y siguientes de la Ley), se reconoce al titular de una patente el derecho de ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, si bien no se excluye, con carácter general, que los interesados puedan acudir a la solución alternativa de resolución de conflictos del arbitraje o la mediación (cfr. Art. 136 de la Ley). En este último caso, el conflicto habrá de tener por objeto alguna cuestión o materia no excluida de la libre disposición de las partes, entendiéndose que están excluidas las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en la Ley cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez (cfr. Art. 136.2 de la Ley).

Particularmente, se establece la posibilidad de someter la cuestión litigiosa a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando la acción “judicial” esté basada en la aplicación de las normas sobre invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (cfr. Art. 133 de la Ley). La Comisión encargada de dirimir la controversia estará formada por tres expertos, en el que uno será nombrado por la Oficina y los otros dos por cada una de las partes enfrentadas.

Asimismo, se faculta al titular de la patente a exigir la exhibición de los documentos del demandado o responsable de la infracción que puedan servir para determinar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no autorizada del invento (cfr. Art. 73.1 de la Ley).

Se reconoce novedosamente en el ámbito de la patente el derecho del titular a percibir una indemnización coercitiva, en caso de sentencia condenatoria al cese de la actividad infractora, la cual se calculará de forma adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca el cese definitivo de la infracción.

De forma similar a la práctica judicial en algunos órganos jurisdiccionales, el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se pospone a la fase de ejecución, en el entendimiento de que carece de sentido esta labor si no hay un pronunciamiento de condena por parte del órgano sentenciador.

El plazo de prescripción de las acciones sigue siendo de cinco años contados desde el momento en que pudieron ejercitarse (cfr. Art. 78 de la Ley y 71 de la Ley de 1986).

En este capítulo, una novedad de hondo calado es la ampliación del plazo para contestar la demanda, que se fija en un término especial de dos meses a partir de la notificación (cfr. Art. 119 de la Ley). Lógicamente, el demandado podrá aprovechar el plazo procesal para interesar la demanda reconvencional, en cuyo caso el demandante dispondrá, asimismo, de un idéntico plazo de dos meses para contestarla. Cabe incluso que dentro de este plazo el demandante limite la patente solicitada a resultas de la impugnación de la validez del título. Lo que queda claro es que, dada la ampliación significativa del plazo para contestar, el demandado no podrá invocar el art. 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que permite aportar el dictamen pericial en tiempo posterior al de la contestación de la demanda), quedando, no obstante, abierta la posibilidad de que “justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar la demanda o, en su caso, a la reconvención”.

Es relevante, asimismo, referirse a la posibilidad de que el demandado pueda ejercer la acción de nulidad, total o parcial, frente al demandante que le dirige la acción de infracción (cfr. Art. 120 de la Ley). Como antes señalábamos, en este supuesto cabe que el demandante limite el alcance de las reivindicaciones. La nulidad puede hacerse valer tanto por vía de excepción, como de acción reconvencional.

Persiste la denominada acción por jactancia o negatoria, esto es, la que dirige “cualquier interesado” frente al titular de la patente, solicitando del órgano jurisdiccional que declare que “una actuación determinada no constituye una infracción” (cfr. Art. 121 de la Ley). La Ley concede un plazo de tiempo relativamente breve, un mes, al titular de la patente requerido para que acredite o se pronuncie sobre la oponibilidad entre dicha invención y la explotación que el requirente está llevando a efecto en el territorio español o “frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle”. En caso de interponerse, el juez hará la declaración requerida.

Por lo demás, no se olvida el legislador de dedicar sendos capítulos a las denominadas diligencias de comprobación de hechos y a las medidas cautelares, donde no se aprecian novedades dignas de comentario. Acaso, la posibilidad, no excluida conforme a la legislación anterior, de que el solicitante de estas diligencias pueda acudir también a las diligencias preliminares ex art. 256.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para solicitar el tipo de medidas oportuno para comprobar o acreditar la realidad de la infracción presuntamente cometida. Recordemos que este precepto permite a quien prepare un juicio dirigirse al futuro demandado y exigirle juramento o promesa de decir verdad sobre algún hecho necesario para el pleito o la exhibición de los documentos en que se base su legitimación (pasiva).

3. NORMAS PROCESALES DE LA DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN

Uno de los aspectos más destacados de la nueva Ley de Patentes es la que se refiere a las normas jurisdiccionales sobre determinación de la competencia territorial, según el art. 118 de la Ley. No sorprende que la competencia objetiva recaiga sobre los jueces de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al domicilio del demandado, criterio este que ya aparecía en la anterior regulación. Lo realmente novedoso es que la competencia objetiva se encuentra ahora estrechamente determinada por la competencia territorial, basándonos en el comienzo del apartado 3 de aquel precepto por las palabras “en particular”. Así se establece que será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado, esto es, aquel designado en la plaza correspondiente por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente al domicilio del demandado, o en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes. De no existir tales Juzgados, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de este tipo de litigios conforme al Acuerdo correspondiente del Consejo General del Poder Judicial.

El Acuerdo del Consejo General de 21 de diciembre de 2016 atribuye esta especialización (por cierto, no solamente en relación con litigios sobre patentes, sino también sobre marcas y diseños industriales) a Juzgados de lo Mercantil de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Esto viene a significar, por el momento, una mayor especialización judicial en el conocimiento de determinadas materias, señaladamente las que versen sobre patentes, creándose una suerte de forum shopping a la espera de que el número de órganos jurisdiccionales especializados se incremente a los situados en otras Comunidades Autónomas.

En caso de infracciones por violación de patente, a elección del demandante también será competente el Juzgado donde se hubiere perpetrado la infracción o se hubieran producido sus efectos, pero supeditado a que en dicho lugar existan los órganos súper especializados que concreta el Acuerdo del Consejo General antes citado. De no existir, de nuevo se instaura, al menos momentáneamente, el forum shopping en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, atendido el statu quo legal actual.

4. ACCIONES DE CADUCIDAD Y NULIDAD

Finalmente, y solo por referirnos a las modificaciones más importantes, a nuestro juicio, debemos aludir a las normas sobre nulidad y caducidad de las patentes.

Así, en lo que respecta al proceso de nulidad, se elimina la prohibición de anular parcialmente una reivindicación. Se pretende así “salvar” la invención, que no se vea afectada en su totalidad por un aspecto o reivindicación que, suprimiéndose, no tendría por qué afectar al resto de reivindicaciones. Esta concreta previsión tiene como fin, además, adecuarse a la regulación al respecto existente en relación con las Patentes europeas.

La caducidad queda enmarcada en el procedimiento general de restablecimiento de derechos. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, la omisión que da lugar a la caducidad se entiende producida al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. En cualquier caso, la caducidad no se producirá antes de que transcurran seis meses sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la correspondiente tasa de regularización (cfr. Art. 108.3 de la Ley).

La caducidad por falta o insuficiencia de explotación da lugar a un expediente administrativo, que puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

5. OTRAS MODIFICACIONES

Otras modificaciones se refiere a los modelos de utilidad y al nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973 y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970.

Respecto de lo primero, la principal novedad reside en que el estado de la técnica relevante para determinar el alcance novedoso del modelo es el mismo que el exigido para la patente. Realmente, no tenía mucho sentido la restricción existente con arreglo a la anterior legislación, de miras mucho más estrechas, en lo que a la novedad del modelo se refería. En cualquier caso, el alcance o altura inventiva exigible en este caso sigue siendo menor que en el caso de la patente. No pueden protegerse mediante el modelo de utilidad los medicamentos y los procedimientos e invenciones cuyo objeto sea la materia biológica.

En relación con la incorporación expresa de los Tratados arriba mencionados al texto legal, no se hace sino trasladar a la Ley lo que ya era parte del Ordenamiento jurídico interno por vía de ratificación.