El uso ilícito en Internet de marcas notorias por terceros no competidores

1.- Introducción.

Nadie duda a estas alturas que constituye una realidad frecuente el uso por terceros de la marca de otros en el tráfico económico -ya sean competidores o no- con finalidades muy diversas, usos con propósitos comerciales y lucrativos, usos periodísticos, usos publicitarios, usos que suponen un aprovechamiento indebido del prestigio y/o reputación de una marca.

Obviamente, dentro de estos usos en el tráfico económico incluimos los usos de la marca de un tercero en Internet como metatag en el código fuente de una página web  o como keyword en el programa de referenciación de Google Adwords,  por empresas competidoras, cuestión sobre la que ya se han realizado numerosas publicaciones de acuerdo con los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Intentaremos avanzar un paso más, centrando este artículo el uso de ilícito de marcas notorias o renombradas en el tráfico económico como metatag, keyword, nombre de dominio por parte de una empresa pública o privada, organismo público y/o asociación que no tenga el carácter de competidor en relación a los productos y servicios para los cuales se ha registrado la marca y con finalidades de distinta naturaleza, que van desde la generación de leads y atracción de clientela, publicitarias o comerciales

2.- El uso de marcas notorias o renombradas por empresas no competidoras y aprovechamiento indebido.

Para el análisis de la cuestión la clave es intentar delimitar la noción de “tráfico económico”.

La doctrina y los pronunciamientos judiciales, asimilan el tráfico económico a una finalidad con ánimo de obtener una ganancia o beneficio económico. Sin embargo, ya existen numerosas sentencias a nivel europeo y nacional que asocian aquél, no sólo y estrictamente a una finalidad económica sino a todas aquellas finalidades que junto con la económica abarcan propósitos informativos, comunicativos, de crítica o sátira, ya sea en el contexto de una noticia o comentario periodístico o bien porque contribuyen al debate u opinión pública. Por ejemplo: para sensibilizar a la población sobre diversos temas de actualidad.

Llegados a este punto nos preguntamos: ¿Cuándo es lícito el uso de una marca renombrada o notoria por una empresa no competidora en el ámbito de Internet? y ¿En qué casos puede suponer un uso ilícito constituyendo una infracción del artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas?

Este artículo prohíbe el uso de la marca notoria o renombrada en España en relación: “a signos idénticos o semejantes”, “para productos o servicios que no sean similares” y en general, cuando ese uso, realizado “sin justa causa”, pueda implicar un “aprovechamiento indebido” o un “menoscabo” del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Vamos por partes, se necesita para determinar el carácter ilícito del uso de la marca notoria o renombrada en Internet, de la concurrencia de varios requisitos

a) Uso de un signo idéntico o semejante para productos o servicios que no son iguales.

b) Aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de la marca registrada

c) Inexistencia de una justa causa

d) Menoscabo o denigración del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

En lo que a nosotros nos interesa, nos centraremos en los tres primeros

a) El uso para productos y servicios que no son iguales: nNo es necesario que el grado de similitud entre los productos o servicios genere confusión en los consumidores sino que basta con que el público establezca un posible vínculo entre el signo y marca. Imaginemos el caso de una empresa que se dedica a vender ropa on line y cuyo público objetivo son los adolescentes, y para posicionarse en el mercado, usa la marca renombrada de una publicación editorial destinada también a adolescentes. La primera, usa la marca de la revista y/o símbolo parecido o similar para vender ropa (producto o servicio diferente) sin necesidad que exista riesgo directo de confusión en relación a la actividad, las prestaciones o establecimiento de la revista, pero sí puede parecer que existe un vínculo

b) Aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de la marca: aprovechamiento del prestigio o reputación de una marca, ya no sólo porque la marca sea conocida entre el público sino también porque esta marca ha trabajado para crearse una reputación en el mercado. En este sentido y de acuerdo con la jurisprudencia, una marca tendrá una <<reputación>> cuando se ha realizado una fuerte inversión en su promoción con la finalidad de transmitir imágenes positivas a los usuarios y por <<indebido>> entiende aquellos comportamientos de terceros que hacen uso de la marca registrada sin compensación económica beneficiándose del poder de atracción y/o prestigio de la marca

c) Inexistencia de una justa causa entendida en el ámbito marcario y de acuerdo con los tribunales como <<equilibrio entre los intereses de las partes>>, el cual deberá ser ponderado en cada caso concreto.

3.- Conclusiones.

Para apreciar la existencia de infracción marcaria cuando un tercero usa la marca renombrada para productos o servicios diferentes para los que fue registrada aquélla, aprovechándose su reputación sin justa causa, se debe examinar el caso concreto.

En consecuencia y de acuerdo con la jurisprudencia, ya no se atenderá exclusivamente a los usos de la marca por el tercero en un contexto -estrictamente comercial y con ánimo de obtener una ganancia-, sino que dichos usos también contemplan propósitos informativos, de crítica o sátira, que permiten beneficiarse de la reputación de la marca renombrada sin compensación económica y sin que exista un interés legítimo que ampare dicho uso, ni tampoco necesidad de que haya un posible riesgo de confusión en cuanto al origen y procedencia de los productos o servicios.

Rocío de Rosselló Moreno,

abogado responsable Departamento TIC

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