Nueva normativa de patentes y las invenciones implementadas por ordenador

Desde el día 1 de abril de 2017, son aplicables tanto la ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes (BOE de 25 de julio 2015, DF 9ª) como su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril de 2017, DF 7ª). Todo este proceso de actualización normativa tiene su encaje en el desarrollo sucesivo todo este ámbito. Hay que tener en cuenta que en España, la normativa relacionada con el derecho de la propiedad intelectual e industrial se ha actualizado y ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en el año 2001 y 2002 se aprobó la nueva regulación sobre marcas y en 2014 se actualizó la normativa de protección de la propiedad intelectual. Todo este desarrollo evidentemente debía tener su efecto sobre las patentes.

La nueva ley, al igual que la anterior, establece dos medios fundamentales para proteger los derechos de los inventores/descubridores: 1) La patente sobre invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean aplicables industrialmente, y 2) El modelo de utilidad sobre las invenciones que comporten una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja. Pues bien, partiendo de mi formación y actividad, centraré este post en las invenciones implementadas por ordenador.

Porque, pregunto: ¿La nueva ley de patentes permite patentar invenciones implementadas por ordenador? Y por otra parte, ¿qué es lo que protege una patente en relación a una invención implementada por ordenador?

Bien, entrando ya en el fondo de la cuestión, tanto el artículo 4.4 de la ley 24/2015 como de la ley 11/1986 (anterior), establecen/establecían que no se consideran/consideraban invenciones, según lo establecido en los apartados previos, entre otros, los “programas de ordenadores” (punto c)). Sin embargo, el artículo 4.5 de la actual ley de patentes, a diferencia de la normativa anterior, determina un matiz importante:

“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal”

Esta previsión precisamente tiene su “explicación” en lo regulado por la normativa europea (ver el Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973 (concretamente el artículo 52). Así pues, si se solicita una patente referida a un programa de ordenador como tal/“as such” no podrá patentarse, otra cosa será si hay “algo más”. Y ¿qué deberá ser ese “algo más”? Para poder interpretar ese concepto, en mi opinión, debemos atender a las decisiones de la Oficina Europea de Patentes (OEP/EPO, en inglés)[1], porque precisamente ese organismo internacional/Oficina tiene la responsabilidad de decidir sobre la petición de patentes dentro del marco del propio Convenio citado.

La EPO lo dejó muy claro en el caso VICOM (T208/84): los programas de ordenador como tal no son patentables. Para poder patentarlos hace falta algo más, es decir, la reivindicación debe referirse a un proceso técnico implementado por ordenador y no únicamente al propio programa tal cual. Es más, en el caso Kock & Sterzel (T26/86), incluso concretó que resulta perfectamente patentable una invención si la reivindicación comprende una mezcla de características técnicas y no técnicas. Finalmente, en el caso IBM (T1173/97), la EPO estableció que no se excluye la patentabilidad de un programa de ordenador/invención implementada por ordenador si, cuando se ejecuta, produce un efecto técnico más allá de la simple interacción entre el propio programa (software) y la maquina (hardware).

En resumen, una invención implementada por ordenador se define como aquella que se ejecuta a partir o gracias a la actividad de un ordenador o cualquier otro aparato programable. Y que este tipo de invenciones, son perfectamente patentables de acuerdo con la actual ley de patentes 24/2015.

Pere Farran Castellà

Letrado del Ayuntamiento de Barcelona

Experto en nuevas tecnologías y socio de ENATIC

[1] www.epo.org.