Uso de marcas registradas como palabra clave en un buscador de Internet

El presente artículo analiza brevemente la Sentencia  169/13 dictada el pasado 31 de octubre de 2013 por el Juzgado de Marca Comunitaria no. 1 de Alicante en el asunto Orona S Coop vs.  Citylift AS.

La mencionada resolución es de interés ya que sintetiza el panorama jurisprudencial actual  referente a las pautas a seguir para valorar si el uso de la marca registrada de un tercero como keyword o palabra clave en un buscador de Internet infringe el derecho de exclusiva de la marca en cuestión.

En el asunto de base, Orona S Coop (Orona)-empresa líder en sector ascensores- interpone demanda ejercitando, entre otras, una acción por infracción de marca frente a Citylift AS (Citylift)-empresa dedicada a la venta y mantenimiento de ascensores- por haber utilizado las marcas propiedad de Orona como palabra clave en el buscador Google®, de modo que al teclearse las marcas de Orona se obtiene como resultado la página web de Citylift en el apartado de enlaces patrocinados[1].

Del caso es destacable que tanto en el texto del anuncio patrocinado de Citylift como en la propia página web de Citylift no figuraba ninguna de las marcas propiedad de Orona.

El Juzgado de Marca Comunitaria (JMC) desestima la demanda interpuesta por Orona frente a Citylift  al considerar que el titular de la marca no puede prohibir todo uso de un signo idéntico a su marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, y ello a pesar de que Citylift admite el uso como palabra clave en Google® del término Orona.

Para ello el JMC parte de la tesis fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-323/09, Interflora vs. Marks Spencer, que establece que el artículo 9.1 a)[2] del Reglamento de Marca Comunitaria (RMC) debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave idéntica a esa marca en un buscador de Internet cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de marca, ya se trate de la función esencial de indicación del origen del producto o del servicio, ya de otra de las funciones de la marca, como la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, ya de las funciones de comunicación, inversión o publicidad (párrafos 38 y ss.).

Por lo que respecta a la función de la indicación de origen de la marca,[3] se entiende que el anuncio en Internet lo menoscaba cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al internauta, normalmente informado y razonablemente atento, determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste.

Por tanto, la determinación de si la función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

Las pautas seguidas en este sentido por el JMC son las establecidas por el TJUE en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google y Louis Vuitton y otros, que declara que el órgano jurisdiccional determinará la existencia de menoscabo de la función de la indicación del origen (párrafos 89 y 90):

• Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca.
• Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste.

En el caso de autos, el JMC realiza el examen con arreglo al Derecho de Marcas, y valora si la función de origen de las marcas ORONA es menoscaba por el anuncio en Internet de Citylift, al ser esta función la única cuyo menoscabo es denunciado por la parte demandante[4].

Al respecto, el JMC descarta la infracción marcaria y ello debido a que del anuncio de Citylift en Internet:

1.  no se sugiere vínculo económico entre Citylift y Orona, al no aparecer en los anuncios las marcas de Orona.
2. el anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre Citylift y Orona, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no sólo ésta sino varias alternativas a los productos o servicios del titular de la marca, puede determinar que el anunciante es un tercero no vinculado al titular de la marca ORONA, ya que se expone en el  mensaje que se trata de un servicio multimarca (todas las marcas y modelos) y por tanto que es una empresa distinta a Orona, que se arroja como resultado de la búsqueda como enlace patrocinado en primer lugar, como en la gran mayoría de las ocasiones.

En consecuencia, se constata que a la hora de determinar si existe infracción marcaria en los supuestos de uso de una marca ajena como keyword  en un buscador de Internet se deberá de tener en cuenta no sólo el modo en el que se presente el anuncio sino también el tipo y costumbres del internauta al que el anuncio va dirigido[5].

En cuanto a la función publicitaria de la marca[6], si bien el JMC no entra a valorar la misma, si expone el criterio jurisprudencial imperante a este respecto.

En este sentido, se recogen las consideraciones del TJUE en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google y Louis Vuitton y otros (párrafos 91 y ss.) que establecen que a pesar de que el uso por lo competidores en Internet de una palabra clave idéntica a una marca registrada ajena pueda tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su propietario como elemento de promoción de ventas o instrumento de estrategia comercial, ello no constituye por sí mismo un menoscabo de la función publicitaria de la marca.

Esta valoración se fundamenta, siguiendo al TJUE, en el hecho de que cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la página de inicio del sitio promocional de titular aparece en la lista de resultados naturales[7], normalmente en uno de los primeros lugares. Por tanto, mediante la aparición en pantalla del sitio promocional del titular de la marca, que, es gratuita, se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe uno de los primeros lugares bajo la rúbrica de enlaces patrocinados.

En idéntico sentido se pronuncia el TJUE en el asunto C-278/08, Die BergSpechthe Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contra Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, en el que se detalla que las precisiones formuladas para verificar si hay vulneración de la función de la indicación de origen son aplicables por analogía.

María Eugenia Mateu, abogado y agente de la propiedad industrial en Mateu & Prades Abogados @EugeniaMateu