Uso ilícito de marcas notorias en Internet

La Sentencia de 11 de Noviembre de 2015, del Juzgado de lo Penal 18 de Madrid, resuelve un litigio derivado de un delito contra la propiedad industrial así como contra el mercado y los consumidores, si bien, en esta ocasión me centraré en el primero de los anteriores.

La Sentencia reconoce como hechos probados la titularidad del querellante, sobre distintos derechos de exclusiva (marcas, denominación social, nombre comercial y nombres de dominio) registrados en torno a “LA TIENDA DEL ESPÍA” y otras de la misma familia. Así mismo, declara probado cómo los acusados, de común acuerdo, sin consentimiento de su legítimo titular, y con conocimiento de su registro, registraron distintos nombres de dominio desde los que ofertaban los mismos productos que “LA TIENDA DEL ESPÍA”, y todo ello, con la finalidad de obtener aprovechamiento de la notoriedad de la que goza en el mercado dicha marca.

Tales hechos, entiende  que son constitutivos de un delito contra la propiedad industrial, previsto en el art. 274 del Código Penal, que trata de proteger “signos distintivos” contemplados en la Ley de Marcas, normativa a la que forzosamente hemos de remitirnos. Así, el art. 274.1 del Código Penal, protege las marcas (art. 1 de la Ley de Marcas), los nombres comerciales (artículo 76 de la Ley de Marcas), y los rótulos de establecimiento (artículo 82 de la ley de Marcas).

Así pues, el titular de una marca registrada tiene el derecho a usar y explotar la misma conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley de Marcas, que establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (ius utendi), así como el derecho a prohibir (ius prohibendi) que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico.

Y en su consecuencia, prosigue el art. 34 de la Ley de Marcas, señalando qué facultades en especial se podrán ejercitar en el caso de cumplirse tales requisitos, destacando la Sentencia, la de la letra e), del tercer punto del art. 34 de la Ley de Marcas: e) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Concluye este apartado la Sentencia, invocando la SAP de Valencia, Sección 3ª, de 30 de marzo de 2011, rec. 106/2011,  y afirmando que el delito se consuma en el momento en que se disponen a la venta tales efectos sin autorización de los titulares de las correspondientes marcas, sin ser precisa la venta de los mismos.

Sobre la base de lo anterior, prosigue la Sentencia analizando el comportamiento de los acusados. Además, recoge los argumentos de la defensa, que se centran en solicitar la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, y pretenden denigrar la marca “LA TIENDA DEL ESPIA” descomponiéndola en palabras para finalmente sostener que los términos “tienda” y “espía” son genéricos y de imposible apropiación por nadie.

Uno de los aspectos más importantes de la Sentencia es el del reconocimiento de los nombres de dominio como susceptibles de crear confusión con una  marca registrada.

Además, reconoce que cada vez han sido mayores los conflictos generados entre el titular de un dominio de internet y el titular de una marca registrada, por lo que el organismo regulador de Internet, la ICANN, aprobó en el año 1999 su Política Uniforme de resolución de controversias (UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy). La UDRP establece un marco jurídico extrajudicial para la resolución de conflictos referentes a los nombres de dominio, consistente en un sistema de sometimiento de todas las partes implicadas, evitándose la vía judicial.

En el presente supuesto, el querellante acudió al ICANN, donde obtuvo a su favor una resolución de condena a transferir a su nombre, los nombres de dominio “tiendadelespia.com”, “tiendaespia.net”, cuyo titular era DISVEN 2003, S.L., y “tiendaespia.com”, titularidad de la entonces llamada COMERCIO ELECTRÔNIO OJAL, .SL., sociedad administrada por uno de los acusados. Dicha resolución declaró que existía una identidad o similitud entre los dominios registrados por las demandadas y confundibles con la marca registrada por el demandante; asimismo, no se acreditó ningún mejor derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en cuestión, ya que su registro se ha destinado a aprovecharse del conocimiento del que goza la marca “LA TIENDA DEL ESPÍA” entre el público del sector; y por último, se concluye que el registro de los nombres de dominio en cuestión, se realizó con mala fe y para atraer hacia su propia web a aquellos usuarios que, con base al conocimiento de la marca del demandante, puedan acceder al mismo, con el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca de quién está realmente detrás del sitio web y de los productos ofrecidos por este.

Posteriormente, se interpuso por ambas mercantiles una demanda contra el querellante ante el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Madrid, que resolvió dictando, con fecha 13 de octubre de 2005, sentencia, en el sentido de desestimar la demanda formulada por las mismas, y contra dicha sentencia se interpuso el correspondiente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que recayó en la Sección 28ª, donde se dictó Sentencia n° 47/2006, de 20 de abril, desestimatoria de las pretensiones de las citadas mercantiles.

Y en dicha resolución se desestiman sus pretensiones al alegar, entre otros muchos motivos, que el posterior registro de nombres de dominio casi idénticos para una actividad igual es evidente que solo podía servir para sembrar confusión a aquel que pueda interesarle que la hubiese. Sobre todo si, además, se empleaban maniobras que consisten en reconducir intencionadamente a la página tiendaespia.com, con el empleo de mecanismos informáticos aptos para producir ese efecto.

Es más, la Sentencia refleja cómo esta parte aportó numerosas resoluciones dictadas por la OEPM, en las que se prohíben los registros de las marcas “Spyshop”, “la Tienda Espía de Madrid”, “el Espía” y “Tienda Espía”, por existir riesgo de confusión y asociación en el mercado de los productos y servicios.

Además, la Sentencia hace mención especial al informe pericial aportado por el querellante, y reconoce que las páginas web de los acusados, presentan un desarrollo interno pensado únicamente para aprovechar el nombre comercial extendido de “La Tienda del Espía” en su propio beneficio, incluyendo estas palabras de una manera desmesurada dentro de la web como etiquetas Meta, para forzar a los buscadores a encontrar dichos resultados cuando los usuarios desean buscar la tienda del espía, o tienda del espía.

En suma, que la Sentencia declara que los acusados se han querido aprovechar del nombre “LA TIENDA DEL ESPIA”, que a pesar de utilizar palabras genéricas como “tienda” o “espía”, constituye una marca notoria y conocida por el público, por lo que los querellados pretendían aprovecharse del éxito comercial obtenido durante años de trabajo por el querellante.

Y es por ello que la juzgadora considera probado el dolo penal, la mala fe de los acusados, quienes han hecho caso omiso de lo acordado en su día, y han seguido explotando un negocio, a pesar de poder provocar un perjuicio irreparable al querellante, y siendo conocedores de dicho extremo.

La sentencia aborda sin duda numerosas cuestiones que merecen ser atendidas de forma más pormenorizada pero que por razón del medio debemos posponer para otra ocasión. Resta por concluir que sin duda se ha alcanzado un pronunciamiento justo y adecuado que contribuye a poner fin a comportamientos de suma gravedad que lamentablemente ocurren a diario.

Ángel Díez Bajo

Abogado. Litigios.

PI / TIC, publicidad y competencia desleal

@AngelDiezBajo

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